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淺議禁止反悔原則的適用——從J某與LF公司專利侵權案看禁反悔之明確否定

發布時間:2020-05-12

  作者:北京市集佳律師事務所 孫長龍

 

  摘要:授權階段和無效階段專利權人限縮性修改或意見陳述,如果導致技術方案放棄的,一般應適用禁止反悔原則,但是在授權階段的審查意見通知書中因其一般系審查員主動發起或為中間文件的原因,通常不宜直接作為“明確否定”的依據,需要根據案件的具體情況進行判斷?!懊鞔_否定”應當是指以明示的方式作出否定性的意思表示,而不能是推定的具有否定性意思表示。如果審查員對于專利權人的限縮性修改或意見陳述未置可否的,不論該限縮性修改或意見陳述是否是維持專利權有效的原因,也不宜作為“明確否定”的依據。

 

  關鍵詞:禁止反悔原則 技術方案的放棄 授權確權程序 明確否定

 

  1  案件事實

  J(一審原告、二審被上訴人、再審申請人)系“鯊魚鰭式天線”發明專利的專利權人,LF公司(一審被告、二審上訴人、再審被申請人)在其生產的汽車上使用了由另一被告HS公司生產的汽車天線。

  涉案專利涉及一項汽車天線的發明專利,授權專利的權利要求1為“一種鯊魚鰭式天線,其特征在于具有天線外殼,天線外殼內側上部設置有無線電接收天線,無線電接收天線一端設有天線信號輸出端,天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接,天線外殼底部裝有安裝底板;所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部;在天線外殼內側上部設置有無線電接收天線,所述無線電接收天線采用螺旋狀彈簧天線或金屬天線;所述無線電接收天線為AM/FM共用天線?!?/p>

  J以該項專利訴LF公司使用的天線產品侵權。LF公司主張被訴侵權產品有二個技術特征與涉案專利不同: a,天線引線直接與天線放大器信號輸入端相連接,而涉案專利是通過“天線連接元件”相連;b,天線通過膠粘方式安裝在天線外殼內側上部,而涉案專利天線是通過注塑嵌裝或固定卡方式安裝。J認為產品的這二個技術特征與涉案專利相同或等同。

  在針對涉案專利的無效宣告程序中,專利權人主張前述二個技術特征a,b與現有技術構成區別特征。在該現有技術中:天線通過導線與天線放大電路連接,且天線安裝在魚鰭式天線外殼的上部但未限定具體安裝方式。在該案的無效決定中【ⅰ】,合議組認定涉案專利與現有技術存在專利權人主張的這二個區別技術特征a,b,但是對于涉案專利是否由于這二個區別技術特征a,b而維持有效未予評述,而是以其他的區別技術特征存在反向教導為由維持了涉案專利有效。

  LF在訴訟中主張,由于專利權人在專利無效過程中對涉案專利權利要求1的保護范圍做了限縮性陳述,導致放棄了與區別特征相關的技術方案,且復審委在無效決定中未予“明確否定”,應該禁止專利權人再行反悔。被告的主張得到二審法院支持,二審判決【ⅱ】 認為:“明確否定”應當是指以明示的方式作出否定性意思表示,而不能是推定具有否定性意思表示。本案中,J某就a,b 區別特征所作限縮性意見陳述,涉及到與專利創造性的實質性判斷相關的內容,而專利復審委員會并沒有對a,b特征是否使得涉案專利具有創造性作出明確評價,相當于“未予評述”,因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合“明確否定”的要求。從文義解釋看,專利法司法解釋(一)第六條對禁止反悔原則規定了較寬的適用范圍,即只要專利申請人、專利權人在專利授權或者無效程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,專利權人在侵犯專利權糾紛案件中又以等同方式納入專利權保護范圍的,都應當禁止反悔。專利法司法解釋(二)第十三條對禁止反悔原則的適用范圍雖有所限縮,但限縮的程度僅限于“明確否定”,因而適用該條時不能任意擴張,這就要求專利權人在專利授權或者無效程序中發表限制或者部分放棄專利權利要求保護范圍的意見,必須持極其審慎的態度。

  J不服二審判決,向最高院申請再審。J主張:(1)專利權人無論是在專利授權審查程序還是無效審查程序,基于現有技術所做陳述并沒有對涉案專利技術特征a,b的字面含義做進一步限制,不屬于對技術方案的放棄;(2)前述二個特征a,b沒有對專利權的授權和維持專利權有效起到決定性作用,不應適用禁止反悔原則;(3)這二個區別特征a,b復審委已經認定由其他對比文件公開,相當于復審委做出“明確否定”,不應適用禁止反悔原則。

  另外,J向最高院申請再審時,提交了專利權人在授權階段的審查檔案,其中載明:涉案專利在實審階段,審查員在《第一次審查意見通知書》中指出,前述二個技術中特征a被對比文件公開,特征b是區別特征但為公知常識。申請人的答復審查意見時申辯第一個技術特征a與現有技術存在區別,同時將第二個技術特征b(權利要求2的附加技術特征)與其他技術特征合并到權利要求1中。審查員在《第二次審查意見通知書》承認特征a與對比文件存在區別,但是認為權利要求中的這二個技術特征a,b都是公知常識。申請人在答復第二次審查意見時,堅持申辯第一個技術特征a與現有技術不同,并在權利要求1中補入新的技術特征。審查員在申請人第二次答復意見的基礎上發出涉案專利《授權通知書》。

 

  2  法院判旨

  最高人民法院再審裁【ⅲ 】認定二審判決有關“禁止反悔原則”的事實認定和適用法律錯誤,并指令二審法院再審此案。

  最高院在該案的再審裁定中認為:由于專利授權確權程序對于技術特征的認定存在連續性,權利人作出的陳述是否被“明確否定”,應當對專利授權和確權階段技術特征的審查進行客觀全面的判斷,著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可,是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持。由于專利權人作出的限縮性陳述在實質審查中已被明確否定,而無效審查程序并未推翻該認定得出相反的結論,在這種情況下,應當認定存在專利權人的限縮性陳述已被明確否定的事實。這與所作的限縮性陳述并未帶來專利權的獲得和專利權的維持的事實相符,與"禁止反悔"原則防止權利人"兩頭得利"的目的不相悖。

 

  3  案件評析

  禁止反悔原則是民法誠實信用原則在專利訴訟案件中的具體應用。其目的在于防止專利權人出爾反爾,即在授權確權審查過程中為了容易地獲得專利權或維持專利權有效而對專利保護范圍進行各種限縮性的修改或解釋,在授權確權之后的侵權訴訟中又試圖取消這些限縮,以圖應用等同原則來覆蓋被控侵權物,進而在授權確權程序和侵權訴訟中二頭獲利。

  最高人民法院在2010年1月1日施行的專利法侵權司法解釋(一)第六條明確規定“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的,人民法院不予支持?!?/p>

  在2016年4月1日施行的專利法侵權司法解釋(二)第13條進一步規定“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的,人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄?!?/p>

  然而,在司法實踐中,對于禁止反悔原則的理解和適用存在較大的爭議。比如,禁反悔適用的前提是權利人在授權確權程序中因限縮性修改或陳述而放棄了技術方案,但是何為“放棄”,是有了限縮性修改或陳述等行為,表明放棄的意思表示即視為放棄,還是需要放棄的技術方案導致專利授權或維持權利有效的結果才視為放棄。再比如關于不會導致技術方案放棄的“明確否定”,其適用標準和針對的對象也不明確,其明確否定的所放棄的方案本身,還是否定放棄后方案的創造性結論;另外“明確否定”在授權階段和確權階段的適用是否有所不同等等?,F筆者結合本人代理的前述案件,談一下對這些問題的粗淺看法,以求方家指正。

  筆者認為,本案中,再審裁定所認定事實和結論有待商榷,歸納起來主要有以下幾個方面:(1)本案是否存在因專利權人做限縮性修改或陳述而導致技術方案的放棄的情形;(2)授權階段對于申請人的修改和陳述,審查意見通知書是否一定能作為“明確否定”的證據,或者若構成“明確否定”需要滿足哪些條件;(3)若授權階段審查階段審查意見通知書不能作為“明確否定”證據,無效程序的“未置可否”或者認定由其他對比文件公開的事實能否構成“明確否定”;(4)本案是否能適用禁止反悔原則。具體陳述如下:

  3.1 本案是否存在因專利權人做限縮性修改或陳述而導致技術方案的放棄的情形

  在本案中,由于專利權人在授權階段和確權階段均對涉案專利的進行了限縮性修改或陳述,需要分別討論這兩個階段是否存在放棄的情形。

  首先,關于在授權階段申請人是否存在申請人因限縮性修改或陳述而導致技術方案被放棄,需要針對爭議的兩個技術特征分別進行說明:對于技術特征a “天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接”。審查員在《第一次審查意見通知書》中指出,技術中特征a被對比文件公開。申請人的答復審查意見時申辯第一個技術特征a與現有技術存在連接方式上的區別,對比文件的天線是與天線放大器直接連接而非通過了“天線連接元件”連接。申請人這個意見實際上是限縮性陳述,意即技術特征a不包括天線直接與天線放大器直接連接的方式,天線直連放大器的技術方案被放棄了。

  對于技術特征b“所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部”。審查員在《第一次審查意見通知書》中指出,特征b是公知常識,申請人的答復審查意見時將技術特征b(權利要求2的附加技術特征)和并到權利要求1中。對于這一技術特征的合并是否屬于限縮性修改而導致技術方案的放棄,筆者認為不屬于,因為雖然修改后的權利要求1保護范圍變小,但是由于原權利要求1中并沒有關于天線安裝方式的限定,特征b沒有原始參照,特征b在修改后權利要求中限定的范圍沒有發生變化,即修改后的權利要求并未因特征b的并入而導致有關天線安裝方式的技術方案被放棄。最高院在中譽電子與九鷹電子再審案件中【ⅳ】 指出,禁止反悔案件通常適用于專利權人通過修改或意見陳述而放棄技術方案的情形,如果從屬權利要求中的附加技術特征未被獨立權利要求所概括,則因該附加技術特征沒有原始參照,不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄??梢?,在授權階段專利權人針對特征a的限縮性陳述存在技術方案的放棄,而針對特征b的修改不存在放棄的情形。

  其次,在確權階段是否存在專利權人因限縮性修改或陳述導致技術方案被放棄的情形。對于在無效階段專利權人是否進行了相應的限縮性陳述,由于有專利權人在無效程序中的意見陳述書在案佐證,訴訟各方并沒有爭議,有爭議的是該陳述會否導致技術方案的放棄。J主張在無效程序中專利權人雖然強調前述特征a和特征b是區別于現有技術的特征,但是該陳述不是維持專利有效的理由,故不應適用禁止反悔原則。并且在再審中J進一步提出:其進行的限縮性陳述沒有導致技術方案的放棄。

  對此筆者認為,專利權人在無效程序意見陳述書中主張專利與對比文件存在的區別技術特征包括特征a和特征b:即專利在天線和天線放大器之間有天線連接元件而,對比文件沒有;專利的天線是通過注塑嵌裝和固定卡裝安裝在天線外殼的上部,而對比文件的天線是安裝在天線外殼上部。該意見陳述實質上是把專利保護范圍限定在“天線與天線放大器通過天線連接元件連接”的方案上,排除了“天線與天線放大器直接連接”的方案;把天線的安裝方式限定在“注塑嵌裝和固定卡裝在天線外殼的上部”的安裝方式上,放棄了“將天線安裝在天線外殼上部的其他安裝方式”如膠粘方式等。因而在確權程序中,專利權人對技術方案的上述限制性陳述已經構成技術方案的放棄。

  3.2在授權階段,對于申請人的修改和陳述,審查意見通知書是否一定能作為“明確否定”的證據,或者若構成“明確否定”需要滿足哪些條件

  首先,審查員在審查意見中主動“否定”不應構成“明確否定”。專利權可以理解為專利權人與國家之間訂立的一種“契約”或“合同”,國家的專利審查制度也確保申請人在授予專利權過程中享有充分的意思自治的權利 【Ⅴ】:一方面申請人通過公開換取專利的保護,有權在其所做技術貢獻的范圍內確定公開的內容和劃定保護的范圍;另一方面申請人劃定的保護范圍不能超出其技術貢獻和公開的內容,延伸到現有技術的范圍內,從而損害社會公眾的利益。在此過程中,審查員代替國家承擔了相應的審查義務。審查員會針對專利申請提出審查意見,指出專利申請存在的形式的和實質性的缺陷;申請人為保證專利申請文件符合專利的授權條件,可以根據審查意見對專利權利要求進行修改或陳述意見,以克服審查員指出缺陷;也可以主動對專利申請文件進行修改。無論哪種形式的修改或意見陳述,如果該修改或陳述導致專利保護范圍縮小,實際上就可能存在對原專利技術方案的放棄,也就存在禁止反悔原則適用的基礎,除非該放棄的行為無效。而根據前述司法解釋的規定,導致該放棄行為無效的是審查員的“明確否定”??梢?,審查員的“明確否定”只能是被動的,是由申請人的限縮性修改或意見陳述行為而觸發的。如果審查員針對原始申請文件主動提出的審查意見,由于沒有申請人的在先放棄行為,不應成為法律意義上的“明確否定”。在本案中,審查員在《第一次審查意見通知書》中就提出前述技術特征b是本領域的公知常識的審查意見,而在此前申請人并未做過主動修改,沒有任何放棄專利技術方案的行為,該通知書僅表達審查員初步審查意見,而非針對申請人限縮性修改和陳述的否定性意見(姑且不論申請人對特征b的修改是否構成放棄),因此并不能作為法律意義上的“明確否定”而就這一特征b排除禁止反悔原則的適用。

  其次,審查過程中的中間審查意見也不宜作為“明確否定”的依據。專利的授權審查過程更像審查員與申請人之間的“議價談判”——審查員提出審查意見,而申請人可以通過修改申請文件并答復審查意見而使審查員改變初衷。在這個過程中,雙方交替說服和反說服,審查過程的中間審查意見往往不是結論性意見,可能會因申請人的說服而發生改變,而且從審查員最終做出的授權決定中通常也無法體現授權決定是否是在否定了申請人的限縮性修改或陳述的基礎上做出的。在這種情況下,中間審查意見不宜作為“明確否定”的依據。在本案中,申請人針對《第一次審查意見通知書》的答復意見中,主張專利技術特征a中的天線連接方式與現有技術不同,而審查員在《第二次審查意見通知書》中承認技術特征a在現有技術中沒有公開,構成區別技術特征,但認為該區別技術特征是本領域的公知常識。申請人在答復第二次審查意見時,再次強調技術特征a與現有技術的區別,然后該專利獲得授權。在該專利的授權考量因素中,審查員可能考慮了技術方案中其他的技術特征的創新因素,但是并不能確定是排除了考慮技術特征a的創新因素的情形下做出了授權決定,尤其是在授權階段審查員普遍使用公知常識評價專利申請的創造性的情況下,更難以排除這種考量因素。

  再次,審查員“明確否定”的對象應是申請人的“限縮性修改或意見陳述”,而不是創造性結論。專利法司法解釋(二)第十三條文義解釋來看,一方面要求專利申請人在專利授權程序中對申請文件的限縮性修改或者陳述被明確否定,另一方面被“明確否定”的結果是該限縮性修改或者陳述不會導致技術方案的放棄。因此判斷審查員明確否定針對的對象,對于確定案件中是否存在排除禁止反悔原則適用的“明確否定”至關重要,如果不是對限縮性修改和陳述本身的“明確否定”,不能導致技術方案的放棄行為無效,并因此排除禁止反悔原則的適用。在本案中審查員雖然指出限縮性陳述所針對的特征是公知常識,但并沒有否定存在區別特征的這一事實,即審查員沒有否定申請人的放棄行為,而只是認為申請人放棄后的方案仍然不具備創造性,否定的是創造性的結論。筆者認為這并不構成司法解釋規定的“明確否定”。

  最高院在浙江福瑞德與天津聯力化工專利侵權糾紛案【Ⅵ】 中認定是否適用禁反悔原則時指出,應當查明權利人是否通過“限縮性修改或者陳述”導致“放棄”了特定的技術方案,而不僅僅是考慮“限縮性修改或者陳述”是否對專利權的效力產生實質性的影響。

  在本案授權程序中,申請人強調權利要求與對比文件存在連接方式的區別即存在區別技術特征a,意在強調專利申請中天線是通過“天線連接元件”與放大器連接,而不是對比文件中的天線直接與放大器連接,實際上是通過限制性陳述的方式放棄了天線與放大器直接連接的方案。審查員在《第二次審查意見通知書》時認可了專利申請人主張的權利要求1相對于對比文件存在的區別技術特征a,同時認為該區別技術特征a是公知常識,意在否定其創造性貢獻。此時審查員的否定并不是針對限制性陳述本身的否定,即審查員并沒有否定專利申請與的對比文件存在前述區別技術特征a,僅僅是認為該區別技術特征不會為專利申請帶來創造性貢獻。另外審查員的這一否定并不會改變申請人放棄天線與天線放大器直接連接這一技術方案的事實,沒有達到“明確否定”的法律后果。因此審查員在授權階段的這一否定并不構成法律意義上的“明確否定”。

  因此,關于授權階段的“明確否定”的認定,應該結合授權程序本身的特點和“明確否定”適用條件綜合考慮,不宜僅因審查員的否定性評價而一概認定存在“明確否定”。

  3.3若授權階段審查階段審查意見通知書不能作為“明確否定”證據,無效程序的“未置可否”或者認定由其他對比文件公開的事實能否構成“明確否定”的證據

  在專利授權階段審查意見通知書不能作為“明確否定”證據的情況下,應該考慮確權階段專利權人的限縮性修改或意見陳述,并考慮該修改或陳述會否導致技術方案的放棄,以及無效審查機構是否存在“明確否定”的情形存在。如前所述,專利權人在確權階段有關區別技術特征a,b的限縮性陳述應已導致技術方案的放棄,對此不再贅述。需要討論的是無效決定中對于區別技術特征a,b“未予評述”是否構成“明確否定”:

  筆者贊同江蘇高院對此問題的看法:“明確否定”應當是指以明示的方式作出否定性意思表示,而不能是推定具有否定性意思表示。專利法司法解釋(一)第六條對禁止反悔原則規定了較寬的適用范圍,即只要專利申請人、專利權人在專利授權或者無效程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,專利權人在侵犯專利權糾紛案件中又以等同方式納入專利權保護范圍的,都應當禁止反悔。專利法司法解釋(二)第十三條對禁止反悔原則的適用范圍雖有所限縮,但限縮的程度僅限于“明確否定”,因而適用該條時不能任意擴張。

  而本案權利人在確權程序認為專利與現有技術存在區別特征a和b,無效決定認可了二者的區別特征a和b,相當于認可了權利人的限縮性陳述,而未予以明確否定。而專利權人在無效中的限縮性陳述,已經導致技術方案的放棄,在復審委沒有明確否定的情況下,應該適用禁止反悔的規定。

  另外,無效決定中關于的區別特征a,b被其他對比文件公開的認定,也不具有“明確否定”的效果,因為無效決定的這一認定的前提是承認存在這兩個區別技術特征,即認可了專利權人的限縮性陳述,而不是否認。因此無效決定中該認定也不屬于對“限縮性陳述的明確否定”。

  3.4本案是否能適用禁止反悔原則?

  根據相關司法解釋的規定,適用禁止反悔原則需要滿足以下三個要件:(1)在授權確權程序中專利權人通過對權利要求、說明書進行了限縮性修改或者意見陳述;(2)該限縮性修改或意見陳述使得保護范圍縮小而存在放棄的技術方案;(3)該限縮性修改或意見陳述沒有因“明確否定”而使放棄行為歸于無效。

  本案中,首先,在授權程序中專利申請人強調專利申請與現有技術存在區別技術特征a,即對特征a的限縮性陳述,該限縮性陳述導致天線與放大器直接連接的方案被放棄,而審查員并沒有否定該限縮性陳述,相反承認該特征a是區別特征,因此對特征a不存在審查員的“明確否定”。因此對于專利申請人在授權程序針對特征a所做的限縮性陳述應當適用禁止反悔原則。

  其次,對于授權程序中,專利申請人答復第一次審查意見時將從屬權利要求2中的特征b合并到權利要求1中,該修改雖然使得權利要求1的保護范圍縮小,但是由于原權利要求1中沒有與特征b相關的天線安裝方式的限定,并不會導致技術方案的放棄。但是審查員自發出第一次審查意見通知書時即認為特征b是相對于現有技術的區別技術特征,也不構成“明確否定”,更不構成針對“專利申請人限縮性修改或陳述的明確否定”,因為此時還不存在“專利申請人的限縮性修改或陳述”。因此對于專利申請人在授權階段針對特征b所做限縮性修改不應該適用禁止反悔原則,但是不應適用禁反悔的理由是沒有限縮性修改導致的技術方案的放棄,而非“明確否定”。

  再次,對于確權程序中,專利權人針對特征a和b的限縮性陳述,實際上是導致“天線與放大器直接連接”的方案被放棄,以及除注塑嵌裝和固定卡裝外的“將天線安裝在天線外殼上部的其他安裝方式”被放棄。而對于這一放棄,無效決定同樣是認可了存在區別技術特征a和b,即確權程序審查員并沒有專利權人的限縮性陳述予以“明確否定”。因此對于專利權人在確權程序針對特征a和b所做限縮性陳述也應當適用禁止反悔原則。

  另外,從禁止反悔原則設置的初衷看,其本意在于防止專利權人出爾反爾,在授權確權程序和侵權訴訟中二頭獲利。而在本案授權和確權程序中,專利權人正是存在這樣的出爾反爾、意圖兩頭獲利的行為:在授權、確權程序中,為了與現有技術相區別,主張涉案專利技術方案“天線通過天線連接元件與放大器連接”而不是“天線與放大器直接連接”;“天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部”而不是對比文件的“天線安裝在天線外殼內側上部”。但是在確權訴訟中,又主張被控侵權產品“天線與放大器直接連接”、“天線通過粘接方式安裝在天線外殼內側上部”的技術方案構成等同侵權??梢?,專利權人兩頭獲利的意圖明顯,應當依法予以規制。因此本案按照司法解釋的相關規定應當適用禁止反悔原則,認定被訴產品未落入涉案專利的保護范圍。

 

  參考文獻:

  [1]尹新天《中國專利法詳解》(縮編版), 知識產權出版社,2012年9月

 

  注釋:

  【ⅰ】第25637號無效審查決定

  【ⅱ】(2016)蘇民終161號

  【?!浚?017)最高法民申1826號

  【ⅳ】(2011)最高法民提字第306號

  【Ⅴ】尹新天著《中國專利法詳解》

  【Ⅵ】(2018)最高法民再387號

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